新材料专利里有一类权利要求,读起来像一份检测报告。粒径50到100纳米,比表面积不低于200平方米每克,热导率在3到5之间,纯度99.99%以上。
这些数字看着很有力,写进去好像就把保护范围锁死了。实务里恰恰相反,参数用得不对,保护范围非但没锁上,还把自己的路堵住了。
判断一个参数该不该写进权利要求,标准不在参数本身有多精确,在于这个参数能不能被重复测量、能不能在侵权比对时拿出来用、以及它有没有真正划出和别人不同的边界。
一、参数限定的本质是用一个可测量的量替代结构描述
材料领域为什么大量用参数。原因是很多材料的结构没法用化学式或结构式说清楚。高分子材料的分子量分布、复合材料的界面结合状态、陶瓷的晶粒形貌,这些没法像小分子化合物那样画出确定结构。
参数就是替代方案。用分子量、用晶粒尺寸、用孔隙率来间接界定这个东西是什么。这在审查实践里是被认可的,前提是这个参数本身是清楚、可测的。
问题在于,替代得不好,就出现两种失效。一种是参数本身不清楚,本领域技术人员不知道你在说什么;另一种是参数清楚了,但它和你要保护的技术方案之间没有对应关系,写进去也证明不了差别。
司法实践中对参数限定产品权利要求的审查,通常分两步,先确认本领域技术人员根据说明书公开的内容能不能实现这个技术方案,再确认它有没有解决技术问题、产生技术效果。这个先后顺序很关键,因为方案能不能实现是前提,实现不了,后面谈效果没有意义。最高人民法院在(2014)行提字第8号案中,对化学领域产品发明的公开充分审查也遵循同样的判断基础;专门针对参数限定产品权利要求的充分公开问题,(2022)最高法知行终361号案有更直接的阐述。
二、三种情况该用参数
第一种,结构确实描述不出来,但参数能唯一对应。
这类是最典型的适用场景。某种改性树脂,说不清它的支链结构,但用分子量分布指数、支化度这几个参数,能把它的特征界定清楚,同领域的人按这几个参数做出来就是同一种东西。这种参数是用对了地方。
第二种,参数本身就是创新的落脚点。
有些材料的创新不在成分,就在某个指标上。比如同一种合金,通过工艺调控把晶粒度做到某个区间,强度和韧性同时提上去。这时晶粒度不是一个辅助描述,它是发明的核心。参数写进权利要求,保护的就是这个创新本身。
第三种,参数能挡住“成分相同但性能不同”的规避。
竞争对手用同样的组分,工艺调一调,做出来的东西性能达不到你的水平,但按组分比对确实落入你的权利要求。这时用一两个关键性能参数来收口,能把这种擦边的产品排除在外。
三种情况的共同点是,参数和你要保护的东西之间存在必然联系,不是随手挑一个测着方便的数字填上去。
三、两种不该用参数
第一种,参数是结果不是原因。
有些申请的写法是,先做出一个材料,测出一堆数据,然后把测出来的数据往权利要求里塞。拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、耐热温度,能测的都写上,凑成一条长长的参数限定。
问题在保护范围会写死。参数越多,别人只要有一个参数不同就可能绕开;同时被无效时可供攻击的点也越多。更麻烦的是,一旦被无效,这些参数很难支撑起创造性,因为它们只是结果,不是原因。
第二种,参数的测量方法不唯一或者不稳定。
材料领域有些参数,换个测法结果差很多。比如比表面积,氮气吸附法和别的吸附法测出来数值不一样;再比如粒径,激光粒度仪和电镜统计的分布不同。
如果说明书里不写清测法,权利要求写“粒径50纳米”,侵权比对时双方各拿一套数据,谁也没法说服谁。这种参数写进去,诉讼中很难用。
四、参数限定实施时的四个风险点
这四条里,被讨论最多的是第二条。权利要求写“平均粒径1到100微米”,实施例只有5微米、10微米、20微米三个点,那么这个区间向下扩展到1微米、向上到100微米的部分,就缺少数据支撑。遇到无效宣告,专利权人很可能被要求把范围缩到有数据的地方。缩完之后,保护范围可能已经拦不住市场上的竞品。
五、参数和能力要一起摆在说明书里
参数限定能不能站住,很大程度上取决于说明书里怎么把它讲清楚。
要给测法和条件。 每一项参数后面,都要写清用什么标准、什么设备、什么条件下测的。有国标的写国标,没有国标的写清具体操作。这一条看着是格式要求,实际决定了这个参数将来能不能用于比对。
要给参数和效果的对应关系。 参数从多少变到多少,性能随之怎么变,最好有曲线或分档数据。这既是创造性的支撑,也是说明书充分公开的要求。如果只有一组数据点,审查员和法官都看不出这个参数为什么重要。
要在区间的端点布实施例。 权利要求的边界,说明书里最好有实施例落在端点上或者非常接近端点。这不是形式问题,是范围能不能守住的问题。
要区分必要参数和辅助参数。 权利要求里只放那些真正划出边界的参数,把其他描述性数据放进说明书。权利要求写得越长、参数越多,被无效时可供攻击的点也越多。
六、分堆时和研发分歧最多的三个问题
参数分堆这件事,纸面上讲三堆很清爽,落到会上和研发对,争的往往是另外三件事。
第一个分歧,研发希望把数据全写进权利要求。
理由不难理解,测了那么多组数据,不写进去好像浪费。但权利要求不是数据仓库,写进去的每一个参数都会把范围削窄一分。这一栏的分歧,最后的处理方式是拿一份竞品的实测数据做例子,让对方看到多写一个参数,竞品就可能恰好在这个参数上不同而绕开。数据摆出来,分歧通常就消了。
第二个分歧,研发觉得测法不重要。
在很多研发看来,性能数据是真的,测法只是附注。可一旦进入侵权比对,双方各拿一套测法,同一个参数测出两个数,谁也没法说服谁。这一栏的处理办法是把测法直接写进说明书,并且要求同一个指标只用一套测法贯穿全文,前后不一致的数据一律退回重测。
第三个分歧,研发拿不出端点数据。
权利要求想写1到10,可手上的实验只做了4到6。这时候通常两种选择,要么补做端点实验,要么把权利要求收窄到有数据的范围。研发往往倾向于前者却说没时间,后者又担心范围太窄。实务上会算一笔账,补两组实验的成本,和将来被无效时被迫缩窄的代价,前者通常小得多。
三个分歧都围着同一件事转,参数是为了划边界,不是为了把技术说得更清楚。想清楚这一点,分堆就好谈了。
郑州裕晟知识产权代理事务所新材料与化工方向申请由化学及医药方向代理师承接,参数类项目在撰写阶段按参数与效果的对应关系分堆,独立权利要求只保留界定产品本身的参数。
七、常见问题
Q1:权利要求里参数写得越多,保护是不是越强?
不是。参数越多,权利要求越窄,别人只要有一个参数不同就可能绕开;同时被无效时可供攻击的点也越多。参数的作用是划清边界,不是展示数据量。独立权利要求里只保留真正界定产品的参数,其余放说明书。
Q2:说明书里没写测试方法,会有什么后果?
两个后果。审查阶段可能被质疑公开不充分或者保护范围不清楚;授权后一旦进入侵权比对,双方对同一个参数用不同测法得出不同数值,法院很难采信你的主张。参数的价值在于可测量、可重复,测法不写清,这个价值就没了。
Q3:同一个参数,有国标也有企业标准,用哪个?
优先用国标或者行业标准,因为对方也认这个口径。如果只有企业标准,要在说明书里把具体操作、设备型号、测试条件写清楚,让本领域技术人员能照着复现。最忌讳的是只写“按企业标准测定”,却不公开标准内容。
Q4:权利要求写一个宽区间,但只有中间几个数据点,会被无效吗?
存在这个风险。权利要求得不到说明书支持是无效宣告的常见理由之一,区间端点没有数据支撑的部分,很可能被要求删除或者缩窄。稳妥的做法是让实施例覆盖到区间边缘,或者一开始就把权利要求收窄到有数据的范围。
Q5:参数限定和性能限定,有什么区别?
参数限定描述的是产品本身的特征,比如粒径、分子量、孔隙率;性能限定描述的是产品表现出的效果,比如强度、耐温、透光率。前者更接近结构,后者更接近效果。实务里常常两者结合用,参数划主体范围,性能收口子。但要注意,性能限定同样需要说明书给出测法。
Q6:新材料企业第一次申请专利,参数这块最容易出什么问题?
最常见的两个。一是把研发报告里的所有测试数据搬进权利要求,觉得数据多就保护强,结果权利要求又长又窄;二是说明书只给结论性描述,性能数据没有测法、没有对照,公开充分性上留了口子。这两类问题都可以在撰写前通过参数分堆和补数据解决,等到审查意见下来再改就晚了。
参数分堆这件事,最好放在还没动笔的时候做。等权利要求写完再回头分,每一步都要改,成本翻倍。手上有材料数据和测试报告的,不确定哪些参数该进独立权利要求,可以带着数据来郑州裕晟知识产权代理事务所,先把这堆参数理清楚再谈撰写。
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